Почему ваш товарный знак может не пройти регистрацию: рассказывает юрист

Товарный знак без регистрации — деньги на ветер

Государственная регистрация товарного знака (регистрация ТЗ) — сложный процесс, но без неё весь ваш брендинг-ребрендинг бессмысленен. Украдут и спасибо не скажут. Поэтому надо идти и регистрировать. У Роспатента есть масса оснований для отказа в регистрации — все они собраны в статье 1483 Гражданского кодекса РФ. Мы попросили юриста Владимира Крюкова, который специализируется на регистрации товарных знаков и защите авторских прав, разъяснить нам каждый пункт этого закона. Человеческим языком.

Мало придумать логотип и название, надо, чтобы они соответствовали требованиям закона. Специально для читателей блога Андва постараюсь просто и понятно объяснить каждое требование, изложенное в ст. 1483 ГК РФ в редакции, действующей на сегодняшний день.

Для начала несколько терминов

Товарный знак — обозначение, которое охраняется законом и предназначено для различения товаров одного производителя от аналогичных другого производителя. Если обозначение предназначено для различения услуг, такой знак называется «знак обслуживания». Принято использовать единый термин — «товарный знак».

МКТУ (Международная классификация товаров и услуг) — особый документ, согласованный между государствами исключительно в целях регистрации товарных знаков и единообразного применения перечня товаров и услуг.

Классы товаров (и услуг) — весь массив человеческой деятельности, распределённый на 45 классов. С 1 по 34 классы — распределены товары, а с 35 по 45 — услуги. Сами классы имеют определённую логику. Например, объединяют товары по материалу, из которого они изготовлены, или по назначению.

Обозначение — если попросту, то это то самое изображение, которое наносится на товар или иной носитель. Имеет разные названия: «логотип», «марка» и т. п. В случае регистрации становится товарным знаком.

Бывает: словесным, изобразительным и более редким: цветовым, звуковым, обонятельным, объёмным. В случае совмещения нескольких видов (чаще словесного и изобразительного) называется комбинированным.

Наиболее распространенные обозначения (товарные знаки) — это комбинированные, состоящие из словесных и изобразительных обозначений.

Итак, ваш будущий товарный знак НЕ будет зарегистрирован в России, если он:

1. Не обладает различительной способностью

Различительная способность — это то, что отличает ваш товарный знак, делает его уникальным. Человек увидел ваш знак и получил чёткое указание именно на вас, как на производителя. И понял: это не просто буква, цифра или кружочек, а обозначение какого-то конкретного продукта, услуги или вида работ.

По этой логике, различительной способностью НЕ обладают написанные стандартным шрифтом, без характерного графического исполнения, отдельные буквы или знаки: А, Б, В, 1, 2, 3, !, ?, их сочетания — АБВ, 123, геометрические фигуры и многое другое.

2. Состоит только из общеупотребительных обозначений товаров определенного вида

Например, ваше название — это нарицательное имя товара, которым активно пользуются в речи. Примеры таких слов: эскалатор, термос, целлофан, нейлон, вазелин, магнитофон, линолеум и многие другие.

Пункт понятный на первый взгляд, но вполне можно представить себе чайную под название «Термос» или магазин напольных покрытий «Линолеум». Поэтому подумать о таком совпадении следует ещё на этапе придумывания названия.

3. Состоит из общепринятых символов или терминов

Например, чаша со змеёй — общепринятый символ в медицине. Поэтому лучше не использовать её в товарном знаке клиники или аптеки.

Не стоит трогать обозначения химических элементов — Mg (магний) и Au (золото) — для химической продукции или ювелирных товаров.

Из этой же серии символы из различных систем единиц: °C (градус Цельсия — единица измерения температуры) или Ω (Ом — единица измерения сопротивления). Не берите их, если работаете в нишах теплотехники или электротехники соответственно.

4. Содержит только характеристики товаров, в т. ч. описание вида, качества, количества, свойств, назначения, ценности, времени, места и способа производства и сбыта

Вы не можете зарегистрировать товарный знак: «Зелёные ароматические шарики из морской соли с экстрактом лаванды».

Из той же оперы: «Лучший футбольный мяч для мальчишек» или «Натуральная быстрорастворимая каша, которая не продаётся в магазинах».

5. Является объёмным ТЗ, представляющим собой форму какого-то товара и при этом форма товара (т. е. и ТЗ тоже) определяется исключительно свойством или назначением такого товара

Например, товарным знаком может быть бутылка для… чего угодно. Но не стандартной формы, как простая «чебурашка», а оригинальная.

Приведём пример из реальной практики.

Форма бутылки, изображенной на рисунке слева, признана не обладающей различительной способностью и включена в товарный знак для товаров 33 класса МКТУ «водка» в качестве неохраняемого элемента.

А у второй бутылки-матрёшки, наоборот, сама форма бутылки зарегистрирована в качестве ТЗ для товаров 21 класса МКТУ «бутыли для водки» и товаров 33 класса МКТУ «водка».

6. Сходен до степени смешения с государственными символами и знаками; наименованиями, символами и знаками международных или межправительственных организаций; официальными клеймами, печатями и знаками отличия

Не получится зарегистрировать товарный знак, который напоминает российский триколор, эмблему ООН или Орден мужества.

Соответственно, не используйте в товарном знаке двуглавого орла, Святого Георгия со змием или предметы, напоминающие гербы городов.

7. Ложный либо способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя

Например, если у вас на этикетке написано «водка», то может возникнуть проблема при регистрации товаров, которые попадают под категорию «алкогольные напитки».

Бренди, сакэ, вина не могут быть водкой, значит, ТЗ будет ложным относительно вида товара. Поэтому, лучше подавать ТЗ на регистрацию примерно вот в таком виде — оставить название и убрать вид продукции.

Другой пример. Торговый знак со словами CAMEL и NATURAL WOOL без проблем может быть зарегистрирован на товар «шерсть верблюжья», а вот с «шерстью овечьей» (22 класса МКТУ) могут возникнуть проблемы.

В законе также указано, что натуралистические изображения товаров и (или) их ингредиентов могут рассматриваться как элементы, указывающие на вид товаров, услуг или состав сырья.

Например, торговый знак, где нарисован — причём весьма натуралистично — ананас, может рассматриваться как способный ввести потребителя в заблуждение в отношении состава сырья. Так произойдёт, если товар проходит по перечню «овощные консервы», так как ананас относится не к овощам, а к фруктам.

А вот обозначение, содержащее натуралистические изображения фруктов — яблока и банана — на рисунке ниже, может рассматриваться как фантазийное в отношении товара «краски акварельные» и пройдёт регистрацию.

Как можно ввести в заблуждение относительно изготовителя?

Например, спортивный клуб Flight Fit заявил на регистрацию вот такое комбинированное обозначение.

При экспертизе выяснилось, что другой спортивный клуб — FITNESS ONE — использовал вот такое своё обозначение до подачи заявки спортивным клубом Flight Fit. Соответственно, Flight Fit было отказано в регистрации — изображения очень похожи и могут ввести потребителя в заблуждении.

Следующее заблуждение, которое может возникнуть у потребителя — относительно места производства товаров.

Так случится, если в ТЗ есть элементы, не соответствующие действительности.

Например, товарный знак ниже включает слова «Карловарская классическая» и рисунок, сходный с гербом города Карловы Вары. Местонахождение производителя — Минск, Республика Беларусь.

Обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака, так как покупатели могут подумать, что производство находится в Карловых Варах. А это не соответствует действительности.

Кроме того, рисунок похожий на герб нарушает шестое требование закона.

Ещё один пример.

Заявитель словесного обозначения «ЖАМБОН ДЕ ПАРИ» находится в Челябинске. Экспертиза отказала в регистрации, поскольку обозначение является транслитерацией от французского Jambon de Paris, и потребитель может подумать, что товар производят в Париже.

Здесь есть один нюанс. Если заявленный перечень товаров содержит уточняющие формулировки относительно места производства товара, то такое обозначение может быть зарегистрировано в качестве ТЗ.

Например, ТЗ регистрируется на имя заявителя из г. Котельники (Московская область), в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, поставляемые из Франции».

Другое ТЗ регистрируется на имя ООО «РАДОМИЛА» (г. Санкт-Петербург) в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина, поставляемые из Испании».

8. Противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали

Самое субъективное условие, на которое стоит обратить пристальное внимание.

Приведём примеры словесных обозначений алкогольных напитков, которые не прошли регистрацию именно по этому пункту:

1. «В кругу семьи»
   Нельзя, так как противоречит общественным интересам, поскольку «посредством использования репутации семейных ценностей может привлечь внимание потребителей к алкогольным напиткам».
2. «Долгожитель»
   Нельзя, и вот в чём противоречие общественным интересам: «долгожитель — человек, отличающийся долголетием, а алкогольные напитки и пиво оказывают разрушительное действие на здоровье человека».
3. «Свежая головушка»
   Нельзя, потому что «заявленное обозначение формирует положительное отношение к употреблению алкогольной продукции и указывает на положительный эффект при её употреблении».
4. «В каждом есть что-то русское»
   Нельзя, в связи с тем, что «использование данного обозначения для маркировки алкогольной продукции способно породить в сознании потребителей представление о том, что употребление алкоголя присуще русскому человеку, и тем самым указывает на его склонность к пьянству. Возникновение подобных ассоциаций носит негативный характер, поскольку порочит конкретный народ и тем самым затрагивает честь и достоинство нации, не соответствует современным тенденциям, направленным на борьбу с чрезмерным употреблением алкогольных напитков».
5. «Цирковное» и «цирковный»
   Нельзя так как «написание нарушает правила орфографии».

Нельзя использовать в обозначении нецензурные (бранные) слова и выражения, такие как «мразь», «ирод» и т. п, а также жаргонные (сленговые) слова и выражения, вызывающие неприятные ассоциации, например, «разведи товарища».

Приведём примеры отказа в регистрации по этой причине:

1. «Халява»
   Слово является жаргонным, принадлежит к относительно автономной социальной группе и используется для обозначения искаженной, неправильной речи.
2. «Харя»
   Согласно словарям русского языка, является жаргонным, бранным словом.
3. «Ёшкин кот»
   Отказано, так как это выражение противоречит принципам гуманности, морали и общественным интересам.

К обозначениям, противоречащим принципам гуманности и морали, относятся также:

1. Изображения непристойного содержания, оскорбляющие человеческое достоинство. Например, натуралистическое или карикатурное изображение обнажённого или полуобнажённого женского или мужского тела, да ещё и в непристойной позе.
2. Объёмные обозначения непристойного содержания по своему характеру приближающиеся к порнографическим товарам. Например, фигуры людей и/или животных в непристойных позах.
3. Обонятельные и звуковые обозначения, вызывающие неприятные ассоциации, например, с физическими отправлениями организма.
4. Обозначения, выполненные буквами латинского и/или русского алфавита, в частности слова из иностранных языков, которые могут иметь оскорбительный смысл или вызывать неприятные ассоциации. Например, ассоциации на основе звукового сходства со словом русского языка — BLEDINA.
5. Названия насекомых и животных-паразитов, использование которых может вызвать неприятные ассоциации. Например, «гнида», «глисты», «вши».
6. Слова и выражения, которые ассоциируются со смертью, страданиями, болезненными состояниями, в том числе названия психических и заразных болезней, к примеру, венерических.
   Например, словесному обозначению «Paranoya» было отказано в регистрации, поскольку оно похоже на слово «paranoia» — хроническое психическое заболевание.

Нельзя использовать в качестве товарных знаков обозначения с религиозной символикой, чтобы это не привело к недовольству среди последователей той или иной религии.

Например, приведённому ниже комбинированному обозначению, в котором есть минарет, купола мечети и слово «Ислам» в регистрации отказали. Нельзя использовать название одной из мировых религий в коммерческих целях — это может оскорбить чувства верующих.

Примеры названий, которые экспертиза может расценить, как оскорбление чувств верующих:

• «Великий пост» для товара «контрацептивные средства»;
• «Исповедальная» для товара «водка».

9. Является тождественным или сходным с изображениями культурных ценностей или объектов культурного и природного наследия, либо с официальными наименованиями этих объектов

Например, даже без экспертизы заметно, что в изображении использованы пирамида Хеопса Большого сфинкса, которые включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Заявителем не было представлено согласие на регистрацию собственника этих объектов или лица, уполномоченного собственником. В регистрации отказали.

10. Представляет собой обозначение спиртных напитков, происходящих с территории определенного географического объекта, если в действительности эти напитки не происходят с указанной территории

Хрестоматийный пример. Любое обозначение, включающее слова «Коньяк» (Cognac — французский), не может быть товарным знаком любого российского производителя спиртного напитка типа «бренди».

11. Является тождественным или сходным с товарным знаком другого лица (хотя бы одного), в отношении однородных товаров

Наиболее распространённое основание для отказа в регистрации. Причём сравнивают на экспертизе ваш товарный знак не только с теми ТЗ, которые уже охраняются, но и теми, которые были заявлены для регистрации раньше вас.

Здесь работает принцип более раннего приоритета. Приоритет ТЗ определяется по дате поступления заявки на его регистрацию в Роспатент. Даже если ваш конкурент подал заявление на 1 день раньше вас, а регистрируете вы один и тот же ТЗ — его знак зарегистрируют, а вам откажут.

Понятие «однородный» расшифровывается как «относящийся к одному и тому же разряду, роду». При установлении однородности товаров решают, может ли потребителя решить, что два товара принадлежат одному и тому же изготовителю.

Тождественные обозначения — те, что совпадают полностью.

Сходное до степени смешения с другим обозначением — если ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия.

Учитывайте, что потребитель чаще всего не сравнивает два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. И, как правило, запоминает отличительные элементы.

Приведём примеры.

Звуковое сходство: EUROPLEX и EUROFLEX.

Графическое сходство: Panmuka и «РАПТИКА». А эти названия графически не похожи: Hygen Pro / Хайджен Про и HYOGEN.

Семантическое сходство: FUTURA и la futura. Не сходны семантически: «Долька счастья» и «Счастье».

Также не сходны семантически: CANTINERO, значение в испанском языке — «маркитант» (мелкий торговец), и CANTI, в английском языке —«мелодия».

Изобразительные обозначения

Слева на картинке есть визуальное сходство, а справа визуального сходства нет.

12. Является тождественным или сходным с наименованием места происхождения товара, охраняемым или заявленным на регистрацию

Наименование места происхождения товаров (ст. 1516 ГК РФ) — это обозначение, которое воспроизводит название какого-либо географического объекта, известного особыми свойствами товаров из-за характерных для этого объекта природных условий и (или) людских факторов.

Например, на территории РФ охраняется НМПТ № 126, «TEQUILA (Текила)», закрепленный за Мексиканским советом по регулированию напитка текила.

Поэтому в России было отказано одной из польских компании в предоставлении правовой охраны товарному знаку (несмотря на его международную регистрацию № 1082862), который изображён на рисунке ниже.

Товарный знак зарегистрируют без особых проблем тем, кто уже является правообладателем НМПТ.

Например, есть НМПТ № 30 — «Хохлома», правообладателем которой является ООО «Агрофирма «Волготрансгаз».

Этой же фирме зарегистрировали товарный знак № 170653, в котором словесный элемент «Хохлома» является неохраняемым элементом.

Остальным придется потрудится, запастись разрешениями компетентных органов, зарегистрироваться на соответствующей территории и т. п. И только тогда можно рассчитывать, что какая-нибудь «Хохлома» окажется в вашем товарном знаке.

13. Является тождественным или сходным с фирменным наименованием, коммерческим обозначением либо наименованием селекционного достижения

Фирменное наименование (ст. 1473 ГК РФ) — наименование, которое может быть только у юридического лица. Указывается название в учредительных документах и в Едином государственном реестре юридических лиц.

Коммерческое обозначение (ст. 1538 ГК РФ) — специальное название для торгового, промышленного или иного предприятия. Обозначение не подлежит включению ни в учредительные документы, ни в ЕГРЮЛ. Им владельцы бизнеса обозначают офисы, заводы, магазины. По сути это вывеска или баннер на сайте.

При регистрации товарных знаков с фирменным названием и коммерческим обозначением может возникнуть следующая ситуация.

Эксперты Роспатента не обязаны проверять необъятную фантазию предпринимателей. Поэтому отказать в регистрации по данному основанию экспертиза может лишь в том случае, если кто-то увидит в вашей опубликованной заявке своё название или обозначение и подаст возражение.

Так что делайте свои товарные знаки уникальными.

Приводить какие-то конкретные примеры сложно. Просто оглянитесь вокруг, вспомните, как называются ООО — соседи по вашему офисному центру. Какие на их дверях вывески. И НЕ делайте таким же свой будущий товарный знак.

Что касается такого объекта, как «Наименование селекционного достижения» (ст. 1419 ГК РФ), то это попросту названия новых сортов растений или пород животных.

Поэтому если ваше обозначение заявляется на классы МКТУ, связанные непосредственно с животноводством, растениеводством, ну и на всякий случай, с пищей и напитками (с 29 по 34 классы), нужно быть осторожным в желании включить в это обозначение словосочетания типа «Абердин Ангусская», «Баганский мясной», «Адлерский ранний» или «Панфиловская белая».

В противном случае вырастет риск того, что вы получите возражение правообладателя селекционного достижения.

14А. Является тождественным или сходным с названием известного в РФ произведения науки, литературы или искусства, персонажем, цитатой, произведением искусства или его фрагментом

Особенно показательными иллюстрациями этого положения будут многочисленные истории с правами на персонажей произведений Эдуарда Успенского и мультфильмов по его сценариям.

Например, в 1998 году был зарегистрирован словесный знак «Дядя Федор» № 168338. Но автор книги возразил и в 2004 году по решению Палаты по патентным спорам охрана этого товарного знака была досрочно прекращена.

Или недавняя история с производителем мороженого.

Охрана четырех (!) товарных знаков была прекращена досрочно по требованию ФГУП «ТПО «Союзмультфильм». И это несмотря на то, что у производителя мороженого были кое-какие договоры с самим Успенским!

Однако, персонаж книжки — это одно, а тот же персонаж, но «аудиовизуального произведения» — совсем другое.

Какой вывод тут может быть? Единственный: если хочешь подобный знак, то мало запастись деньгами. Надо обратится вначале к профессиональному юристу, чтобы знать, с кем именно нужно договариваться о правах.

14Б. Является тождественным или сходным с именем, псевдонимом, производным от них обозначением, портретом, факсимиле известного в РФ лица

Уточню, что это лицо не обязательно должно быть россиянином. Оно просто должно быть известно в России.

В качестве яркого примера здесь напрашивается фамилия Калашников. Я насчитал около 40 товарных знаков, в которых есть эта фамилия.

На рисунке внизу знак № 308028, срок действия которого истёк в 2012 году, и знак № 666841, зарегистрированный в 2018 году.

Почему они были зарегистрированы? Не иначе, Михаил Тимофеевич дал своё согласие. Или его наследники. Такое исключение предусмотрено законом.

Вывод простой. Хотите знак с именем знаменитости — заручитесь его письменным согласием. Или сами станьте знаменитостью.

14В. Является тождественным или сходным промышленным образцом, знаком соответствия

Промышленный образец (ст. 1349, 1352 ГК РФ) — это охраняемое законом решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства.

Например, бутылка в виде матрёшки, показанная выше в пункте 5 настоящей статьи, могла бы претендовать на регистрацию в качестве промышленного образца.

Промышленные образцы будут сравниваться и противопоставляться только при экспертизе таких заявляемых вами обозначений:

• объёмные (трёхмерные) обозначения;
• комбинированные обозначения, включающие объёмный элемент, например, форму товара или упаковки;
• обозначения, представляющие собой этикетки и полиграфические упаковки.

Наиболее часто случаи столкновения происходят между:

• 9 классом МКПО (Международной классификации промышленных образцов): «тара, упаковка и контейнеры, используемые для транспортировки, манипулирования или хранения товаров» и товарными знаками, которые представляют собой упаковку товаров. Например, бутылки для товаров 32 и 33 класса МКТУ (алкогольные или безалкогольные напитки) или флаконы для товаров 3 класса МКТУ (парфюмерия и косметика).
• Классом 19-08 МКПО (этикетки) и товарными знаками — этикетками, например, для тех же товаров 32 и 33 класса МКТУ или для товаров 30 класса (конфеты и т.п.).
• Классом 01-01 МКПО (хлебобулочные изделия, печенье, кондитерские изделия, макаронные изделия и прочие зерновые и крупяные продукты, конфеты, шоколад, мороженое) и товарными знаками по 30 классу МКТУ, которые являются формой указанных товаров (печенья, конфет, мороженого).
• Классом 28-01 МКПО (таблетки фармацевтические) и товарным знаком — формой таблетки (класс 05).
• Классом 28-02 МКПО (косметические средства) и формой мыла или футляра для губной помады, например. Это 03 класс МКТУ.
• Знак соответствия. Это специальный знак, проставляемый на товаре или его упаковке, для указания его соответствия какому-либо стандарту, требованиям сертификационных организаций и т. п.
  Например, знак ЕАС («евразийское соответствие»). Естественно, если вы делаете себе товарный знак, похожий на этот, то вы сознательно или без вводите потребителей в заблуждение.

15. Является комбинированным обозначением, хотя бы один из элементов представлен ниже

Элементы:

• средство индивидуализации другого лица или сходное с ним обозначение;
• название произведения, персонаж, цитата, произведение искусства или его фрагмент;
• имя, псевдоним, портрет, факсимиле известного лица;
• промышленный образец, знак соответствия.

Эта ситуация похожа на рассмотренные выше, в пунктах 11, 13 и 14.

Отличие в том, что там речь шла о том, что всё ваше обозначение представляет собой чьё-то фирменное наименование, товарный знак, имя, персонаж и т. д. А здесь речь идёт о том, что в вашем сложном, комбинированном, состоящем из множества (хотя бы из двух) элементов, один из этих элементов — это чей-то товарный знак, фирменное наименование и т. д.

В качестве иллюстрации приведём пример с товарными знаками. Заявка № 2016705921, где хотели зарегистрировать обозначение, изображённое на рисунке слева.

В ходе экспертизы было выявлено, что в состав заявленного обозначения входит элемент, который зарегистрирован в качестве самостоятельного товарного знака № 474856 — он изображён на картинке справа.

Вполне ожидаемо, что обозначению было отказано в государственной регистрации.

На этом все основания для отказа в государственной регистрации товарного знака практически исчерпаны.

_______

Добавим от лица агентства Андва, что мы всегда рекомендуем нашим клиентам проверять новый бренд и его будущий товарный знак на уникальность. И проверяем сами, если создаём нейминг или логотип. Так мы сделали, например, с товарным знаком Qualibri.

Заказывайте нейминг в агентстве Андва.